ОГЛАВЛЕНИЕ

Патентный закон РФ: некоторые выводы сравнительного правоведения
№ 5-6
05.12.1994
Соколов А.В.
Патентный закон Российской Федерации (далее — Патентный закон), принятый 14 октября 1992г., заложил добротный правовой фундамент отечественной патентной системы. Вместе с тем следует признать, что отдельные его положения нуждаются в серьезной доработке и корректировке. Недостатки правового регулирования особенно наглядно видны при сопоставлении норм Патентного закона с аналогичными нормами патентных законов зарубежных стран.
1. В соответствии с п. 5 ст. 3 Закона правовое регулирование отношений, возникающих в связи с созданием секретных изобретений, будет осуществляться на основе специального законодательства. За рубежом принципиальные вопросы регулирования этих отношений решаются в самом патентном законе. Таких принципиальных вопросов— три: 1) выдавать секретные патенты (как, например, в ФРГ или Австрии) или откладывать делопроизводство по заявкам (как, например, в США или Франции)? 2) каковы сроки засекречивания (во многих странах это обычно год с возможностью неоднократного продления)? 3) каковы права заявителя на компенсацию со стороны государства (например, в США заявитель до истечения 6 лет после выдачи патента на засекреченное ранее изобретение имеет право на компенсацию за убытки)?
На эти принципиальные вопросы должен дать ответ именно Патентный закон. Более детальное регламентирование возможно и на уровне подзаконных актов.
2. Критерии патентоспособности, определяемые в ст. 4 Патентного закона, довольно близки к критериям патентоспособности по унифицированному европейскому законодательству. Однако имеются и существенные различия.
1) Концепция критерия объекта (промышленной применимости) по унифицированному законодательству состоит в следующем. Все результаты творческой деятельности человека можно разделить на две категории: изобретения и не изобретения. В патентных законах европейских стран дается исчерпывающий перечень творческих достижений, которые изобретениями не являются в принципе. Это: а) открытия, теории, математические методы; б) эстетические произведения; в) схемы, правила и способы мышления, игр, предпринимательской деятельности; программы для ЭВМ; г) представления информации.
Все остальные интеллектуальные приобретения являются изобретениями, которые, в свою очередь, подразделяются на две категории: промышленно-применимые и промышленно-неприменимые. К числу изобретений, не являющихся промышленно-применимыми, закон относит способы лечения человека и животных, а также практикуемые на теле способы диагностики. Остальные изобретения являются промышленно-применимыми. Однако при этом делается оговорка, что патент не выдастся в отношении двух категорий промышленно-применимых изобретений: а) аморальных изобретений и б) способов, имеющих биологическую сущность (микробиологические способы и их продукты патентоспособны).
Критерий объекта по Патентному закону в эту схему не укладывается. И не только потому, что у нас считаются промышленно-применимыми способы лечения и способы медицинской диагностики. Анализ п. 3 ст. 4 показывает, что и научные теории, и математические методы, и т. д. являются изобретениями, только непатентоспособными. Этот вывод представляется довольно неестественным, и российскому законодателю следует воспринять концепцию унифицированного европейского законодательства, согласно которому указанные объекты не являются изобретениями в принципе (для этого п. 3 ст. 4 следует начать словами: «Не являются изобретениями: ...»).
2) «Критерий новизны» Патентного закона отличается от унифицированного европейского законодательства тем, что во втором предусмотрены две шестимесячные льготы по новизне: а) выставочная (в отношении международных и международно признанных выставок); б) льгота против очевидного злоупотребления в отношении заявителя (изобретателя).
В ряде стран предусмотрена также авторская льгота по новизне (Япония, Индия, Испания, Португалия, Греция, Израиль).
В Патентном законе установлена лишь одна льгота по новизне. Однако она, по сути дела, объединяет вес известные в мире льготы, что вряд ли целесообразно, так как это создает неоправданно льготный режим для иностранцев (ни в одной стране мира иностранцам не предоставляется таких льгот). Например, демонстрация на местной выставке за границей не может служить препятствием для патентования изобретения в России.
3. В п. 1 ст. 8 Патентного закона указан исчерпывающий перечень лиц, которым может быть выдан патент: автор, работодатель и их правоприемники. В законе ничего не сказано об изобретениях, созданных в результате государственного финансирования разработок (например, со стороны Министерства обороны), т. е. п. 1 ст. 8 следует толковать так, что никаких первоначальных прав на изобретение у финансирующего разработку государственного органа нет. Здесь усматривается определенный пробел нашего законодательства.
Этот вопрос довольно четко решен в патентном законе США. Если речь идет об изобретениях, созданных в результате правительственного финансирования некоммерческих организаций или мелких предприятий, то, по общему правилу, такое изобретение принадлежит этим организациям. Однако федеральный орган получает неисключительную возмездную лицензию на использование изобретения. У федерального органа есть также право требовать периодической отчетности об использовании изобретения.
4. В соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона возможны только две категории служебных изобретений: 1) изобретения, созданные работниками в связи с выполнением служебных обязанностей; 2) изобретения, созданные в связи с получением от работодателя конкретного задания.
За рубежом служебные изобретения понимаются обычно более широко. К ним относят и изобретения, при создании которых использовались оборудование, материалы, приборы, информация или опыт фирмы.
Кроме того, в Патентном законе есть оригинальная норма (в патентных законах других стран подобной нормы нет), согласно которой служащий может претендовать на вознаграждение, соразмерное гипотетической выгоде, которая могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании изобретения (т. е. речь здесь идет, по сути дела, об упущенной выгоде). Эта норма будет порождать практически неразрешимые конфликтные ситуации и скорее всего останется мертворожденной.
5. Анализ п. 3 ст. 10 показывает, что в Российской Федерации не считаются нарушением исключительного права патентообладателя действия по поставке нарушителю существенных элементов объекта изобретения. Иными словами, Патентный закон не предусматривает известную унифицированному европейскому праву (а также праву США) категорию косвенного нарушения патента, ответственность за которое наступает лишь в случае доказанности умысла со стороны поставщика существенных элементов.
6. Правовой режим принудительного лицензирования, установленный в п. 4 ст. 10 Патентного закона, отражает общепризнанный принцип недопустимости злоупотребления патентной монополией. Патентообладатель, не использующий запатентованное изобретение без уважительных причин в течение определенного времени, может быть ограничен в своем исключительном праве на использование изобретения. Предоставление принудительной лицензии не лишает, однако, патентообладателя возможности предоставлять в дальнейшем неисключительные лицензии другим лицам. И тут снова возможны злоупотребления со стороны патентообладателя, который может поставить владельца принудительной лицензии в крайне невыгодное положение на рынке соответствующего продукта. В Патентном законе нет противодействий подобному поведению патентообладателя.
В Италии этот вопрос решен так: если патентообладатель предоставляет лицензию на более льготных условиях, то эти условия распространяются и на принудительную лицензию. В патентном законе Заира предусмотрено более жесткое правило: патентообладатель не может предоставить лицензии на более льготных условиях, чем те, которые установлены для принудительной лицензии.
Права владельца принудительной лицензии могут быть ущемлены и в случае отказа патентообладателя заявить требования к нарушителю патента, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 14 Патентного закона требования к нарушителю патента, по общему правилу, могут быть заявлены лишь обладателем исключительной лицензии. Институт принудительного лицензирования теряет смысл без достаточных гарантий прав владельца принудительной лицензии. В Бельгии, например, иск о контрафакции может предъявить и обладатель принудительной лицензии, предоставленной ввиду неиспользования патента, если после просьбы об этом патентообладатель не возбудит дело.
К сожалению, в Патентном законе не раскрывается содержание термина «использование» применительно к принудительному лицензированию. Можно ли, например, считать использованием ввоз в страну запатентованных изделий? В разных странах этот вопрос решается неодинаково. В Италии, например, ввоз из-за границы запатентованных изделий использованием не признается, а в Австралии (с 1991г.) — рассматривается как использование.
7. К числу особенностей Патентного закона относится и слишком льготный режим для иностранных заявителей. Это, во-первых, языковая льгота, выражающаяся в том, что при подаче заявки обязательно надо составить на русском языке лишь заявления о выдаче патента, а прочие документы могут быть представлены и на другом языке (с приложением перевода, который может быть представлен в течение двух месяцев). Подобная льгота неизвестна мировому патентному праву. Во-вторых, — льгота в отношении возможности продления срока конвенционного приоритета на два месяца (см. п. 2 ст. 19 Патентного закона). Понятно, что в определенных ситуациях эта льгота может существенно ущемить интересы отечественного заявителя. Ни в одной стране мира иностранные заявители подобной льготы не имеют.
В отношении иностранцев в России, как и в большинстве других стран, действует принцип национального режима. А как быть, если в международном договоре государство устанавливает более льготный режим для иностранных граждан, чем для собственных? В соответствии со ст. 37 Патентного закона правила соответствующего договора должны применяться на территории Российской Федерации. Например, в Патентном законе Италии записано следующее правило: «Все преимущества, которые в силу международных конвенций признаются, были или будут признаны за иностранцами на территории страны в отношении патентов на промышленные изобретения, распространяются также на итальянских граждан и подданных» (ст. 21 Патентного закона Италии).
8. Патентный закон включает известную законодательству многих стран систему отложенной патентной экспертизы, которая предполагает наличие института временной правовой охраны, что определяет правовой режим заявленного изобретения с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента.
Однако в соответствии с п. 3 ст. 22 Патентного закона любое лицо вправе без испрашивания разрешения у заявителя использовать в указанный период изобретение в объеме опубликованной формулы. До тех пор, пока патент не выдан, у заявителя отсутствует правовая возможность каким-либо образом защитить свой имущественный интерес в ситуации, когда использующее изобретение лицо отказывается вступить с ним в какие-либо договорные отношения. У заявителя появляются два мощных рычага воздействия на лиц, отказавшихся вступить с ним в договорные отношения по поводу использования изобретения, лишь после выдачи патента: во-первых, эти лица будут обязаны выплатить патентообладателю соответствующую денежную компенсацию, и, во-вторых, у патентообладателя появляется правовая возможность запретить дальнейшее использование изобретения. В случае, когда использование изобретения было сопряжено с большими капитальными затратами, второй из указанных рычагов представляется более сильным, чем первый. Все это стимулирует третьих лиц не пренебрегать интересами заявителя в период, когда у него еще отсутствует исключительное право на изобретение, понуждает их добровольно вступить с ним в нормальные договорные отношения. Именно в этом и состоит главная идея режима временной правовой охраны,
Режим временной правовой охраны в разных странах неодинаков. Например, в ФРГ заявитель уже с момента публикации заявки может требовать от лица, применяющего изобретение, выплатить вознаграждение. Это лицо обязано либо подчиниться данному требованию, либо доказать непатентоспособность изобретения. В последнем случае ему надо подать ходатайство о проведении полной экспертизы.
Система, принятая в ФРГ, стимулирует заинтересованных третьих лиц к подаче ходатайств о проведении полной экспертизы. Правовая определенность здесь больше и поведение сторон более предсказуемо. Следует признать, что в ФРГ режим временной правовой охраны более благоприятен для заявителей, чем аналогичный режим, принятый Патентным законом РФ (п. 7 ст. 21).
9. В соответствии с п. 6 ст. 21 Патентного закона обязательной публикации подлежат сведения о заявках, прошедших формальную экспертизу с положительным результатом. Указанная публикация происходит, как правило, по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки. По ходатайству заявителя публикация может произойти и ранее указанного срока.
Дата публикации является юридическим фактом, с которым Закон связывает наступление определенных правовых последствий.
Во-первых, любое лицо после опубликования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами (см. п. 6 ст. 21 Патентного закона). К сожалению, наш законодатель не предусмотрел правило о том, что после публикации сведений о заявке любое третье лицо вправе указать Патентному ведомству информационные материалы, которые могли бы быть противопоставлены выдаче патента. Отсутствие подобной нормы не означает, конечно, что третьи лица лишены указанной возможности. Однако сделав это, они лишены правовых гарантий того, что Патентное ведомство примет во внимание их доводы. За рубежом указанное право третьих лиц гарантировано законом.
Во-вторых, у третьих лиц с момента публикации сведений о заявке появляется реальная возможность подавать ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу (см. п. 7 ст. 21 Патентного закона). К сожалению, Закон не дает ответа на важный вопрос: может ли третье лицо (впрочем, как и заявитель) отозвать поданное им ходатайство? За рубежом на этот вопрос дается отрицательный ответ, например, в ФРГ экспертиза продолжается, даже если ходатайство отозвано.
В-третьих, с момента публикации сведений о заявке третьи лица приобретают реальную возможность подать ходатайство о проведении по заявке информационного поиска для определения уровня техники (см. п. 10 ст. 21 Патентного закона). Для заявителя такая правовая возможность может наступить несколько раньше — с момента получения решения о завершении формальной экспертизы с положительным результатом (по крайней мере, с этого момента оно будет удовлетворено). Здесь опять-таки не решен вопрос о возможности отзыва ходатайства. К тому же данный пункт Закона целесообразно дополнить указанием на то, что ходатайство о проведении информационного поиска считается не поданным, если ранее подано ходатайство в соответствии с п. 7 ст. 21 Патентного закона. Подобное указание имеется, например, в законе ФРГ.
В-четвертых, заявленному изобретению предоставляется временная правовая охрана с даты публикации сведений о заявке.
В-пятых, в ст. 27 Патентного закона появилось традиционное для патентного законодательства право заявителя на отзыв заявки. Однако совершенно непонятно, почему это право ограничено только сроком до публикации сведений о заявке? Почему нельзя отозвать заявку позже, например, на этапе проведения экспертизы заявки по существу? Почему нельзя в добровольном порядке прекратить временную правовую охрану изобретения? В других странах подобного ограничения нет.
В-шестых, до публикации сведений о заявке на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления (см. ст. 28 Патентного закона). И опять возникает вопрос: почему законодатель так жестко ограничил срок для подачи заявления на преобразование? Ведь на практике потребность в таком преобразовании будет возникать, как правило, позже, а именно — после отказа экспертизы в выдаче патента по критерию изобретательного уровня (т. е. на этапе экспертизы заявки по существу). Именно в этом случае у заявителя появляется реальный интерес к получению охранного документа на предложение, которое «не дотягивает» до уровня изобретения. В Японии, например, заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель в течение 30 дней после отказного решения.
10. В Патентном законе (ст. 4, 5, 16, 19, 20, 21) довольно активно используется термин «сущность изобретения», и под сущностью понимается совокупность существенных признаков изобретения. Однако вряд ли сущность изобретения является совокупностью существенных признаков.
За рубежом к этому термину законодатель относится с большей осторожностью и сущность чаще определяет как идею, состоящую в решении конкретной проблемы в области техники. Совокупность существенных признаков определяет не изобретение, а его объект. Для характеристики же изобретения необходимо также охарактеризовать и проблему, решенную изобретателем.
Патентный закон запрещает в процессе делопроизводства по заявке изменять сущность изобретения, понимая под таким изменением включение в формулу изобретения существенных признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки. Появление новых существенных признаков является основанием для их отклонения Патентным ведомством (ст. 20 и 21 Патентного закона) или признания выданного патента недействительным (см. п. 16 ст. 29 Патентного закона). Появление новых существенных признаков может происходить либо путем модификации уже имевшихся в материалах заявки признаков, либо путем включения каких-то дополнительных существенных признаков. Модификация же может состоять или в конкретизации, или в обобщении признака. В первом случае происходит сужение объема патентных притязаний, а во втором — его расширение. Включение дополнительных существенных признаков приводит обычно к сужению объема формулы изобретения.
Таким образом, следуя логике Патентного закона, будут отклоняться или признаваться недействительными даже такие изменения, которые ведут к сужению сферы патентной монополии, по сравнению с первоначально очередной при подаче заявки. Это никак не согласуется со смыслом патентной системы, которая в принципе должна поощрять добровольное ограничение патентных притязаний.
В ФРГ, например, до вынесения решения о выдаче патента допускаются изменения содержащихся в заявке данных, которые не расширяют предмет заявки. Как и во многих других странах, в ФРГ чаще оперируют не сущностью изобретения, а объемом патентных притязаний в качестве критерия допустимости исправлений в документах заявки. Согласно патентным законам Франции, Швейцарии, ФРГ патент может быть признан недействительным, если предмет патента выходит за пределы содержания заявки в первоначально поданной редакции.
Подобное правило целесообразно ввести и в Патентный закон.
11. В ст. 29 Патентного закона указаны три основания, по которым патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным. Аналогичные основания признания патента недействительным обычно содержатся и в патентных законодательствах зарубежных стран. Однако за рубежом предусмотрено по крайней мере еще одно основание, которого нет в нашем Законе: патент может быть признай недействительным из-за недостаточности раскрытия изобретения, позволяющего осуществить его на практике.
Требования полноты раскрытия изобретения, достаточной для его осуществления, предусмотрены в ст. 16 Патентного закона. Указанная статья регламентирует состав и требования, предъявляемые к документам заявки. Следовательно, несоблюдение требований полноты раскрытия изобретения может отрицательно отразиться лишь на судьбе заявки в процессе ее рассмотрения в Патентном ведомстве. Если же патент выдан, то третьи лица уже не могут оспорить правомерность выдачи патента по этому основанию, поскольку оно не включено в перечень оснований, предусмотренных ст. 29 Патентного закона.
Отсутствие в отечественном Законе указанного основания признания патента недействительным нарушает права третьих лиц на полную и исчерпывающую информацию о запатентованном изобретении. А ведь именно в этом и состоит главный смысл ' патентной системы — патентообладатель приобретает исключительное право на изобретение в обмен на его исчерпывающее публичное раскрытие. К сожалению, Патентный закон не дает таких гарантий третьим лицам.
12. В Патентном законе совершенно не урегулированы последствия признания патента недействительным. Ведь в связи с признанием патента недействительным возникает ряд принципиальных вопросов. Во-первых, как быть, если на нарушителей патента суд в свое время наложил имущественные санкции и к моменту признания патента недействительным эти санкции уже были осуществлены? Во-вторых, как быть, если по лицензионным договорам патентообладатель уже получил от лицензиатов исполнение (полное или частное)? Иными словами, должен ли патентообладатель вернуть третьим лицам все полученное от них на законном основании в период, когда патент действовал?
В зарубежных патентных законах (например, в Италии, Бельгии, Нидерландах) зафиксирован общий правовой принцип, что признание патента недействительным имеет обратную силу, т. е. он считается недействительным с момента выдачи. Кроме того, в них имеются ответы на все поставленные вопросы. В этих законах, как правило, предусматривается, что обратная сила недействительности патента не затрагивает: 1) исполнительных актов о нарушении патентов, когда они уже исполнены; 2) договоров, заключенных раньше вынесения решения о недействительности в той мере, в какой они были исполнены ранее вынесения этого решения.
Следует обратить внимание на то, что во многих странах мира иск о признании патента недействительным может быть предъявлен и после того, как патент уже прекратил свое действие (в силу истечения срока, неуплаты пошлины, по заявлению патентообладателя). Интерес в предъявлении подобных исков может возникнуть, например, у лиц, продолжающих уплачивать бывшему патентообладателю денежные суммы в счет обязательств, существовавших в период действия патента. В России подобный иск невозможен (см. ст. 29 Патентного закона).
13. В силу ст. 30 Патентного закона патентообладатель может отказаться от патента, подав соответствующее заявление в Патентное ведомство.
В зарубежных законах обычно устанавливаются определенные ограничения на это право патентообладателя. Эти ограничения связаны с тем, что отказ от патента не должен нарушать прав третьих лиц. Так, в Италии отказ от патента не имеет силы, если он не сопровождается письменным согласием лиц, имеющих подтвержденные наследственные права. В Нидерландах патентообладатель не вправе отказаться от патента, пока есть лица, которые занесены в реестр как лицензиаты, и пока эти лица не выразили своего согласия с отказом от патента. Более жесткие требования установлены в Бельгии. Здесь, например, нельзя отказаться от патента, если последний обременен залогом, находится под арестом или стал объектом решения о предоставлении принудительной лицензии.
Подводя общий итог сравнительного анализа, можно сделать вывод, что Патентный закон Российской Федерации нуждается в определенных корректировках и дополнениях. Хорошей основой для этого может служить законодательный массив, формирующий общемировую патентную культуру.
* Кандидат юридических наук, советник мэрии С.-Петербурга.



ОГЛАВЛЕНИЕ